美国专利主张实体合法性检视及中国的应对策略

作者:罗蓉蓉 刊名:科技进步与对策 上传者:叶荭

【摘要】专利主张实体(PAE)是基于美国专利制度缺陷而产生的一种专利商业化经营实体;其通过有目的地收购专利;以主张权利和提起诉讼为手段;获得高额许可费或和解费用;PAE本身并不违法;但其在运营中可能会限制竞争并抑制创新;这些行为构成非法;通过分析PAE运营中可能涉及的不合法行为;借鉴美国应对PAE的策略和举措;提出我国从3个方面着手防御和应对PAE:重视源头控制;通过完善我国专利制度;抑制PAE兴诉动力和能力;完善专利法和反垄断法;强化对PAE的事后规制;发挥政府宣传引导作用;全面提升企业自身应对能力;提前部署PAE应对策略;

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0 引言 近年来,专利流氓(Patent Trolls)出现了一种新典型形式,即“专利主张实体”(Patent Assertion Entity,简称PAE)。至2018年,由专利主张实体发起的专利诉讼已经占据美国全部专利诉讼的60%[1]。当前,虽然“专利流氓”在中国产生的影响远不及美国,但也有一些中国企业受到“专利流氓”的侵扰[2]。如 2016年2月-7月,美国著名的PAE Blue Spike相继在德克萨斯州地区法院对华为、联想、中兴起诉。2018年11月,曾对腾讯进行指控的Uniloc及其多家附属公司对中兴和华为美国设备公司提起指控,瞄上这两家公司的还有2017年在美国发动诉讼量排名第四的PAE SportBrain Holdings LLC。PAEs除对高科技企业发动诉讼攻击外,其在专利收购、专利许可等运营活动中也从事破坏市场竞争的垄断行为。对此,美国立法、司法和反垄断部门采取了很多应对措施。随着美国打击PAE力度的增大以及我国专利制度的成熟,PAEs逐渐向国内市场蔓延。对此,应引起高度重视并提前防范,从而为国内企业提供法律支撑和保障。 1 从PAE缘起初探其合法性:美国专利制度漏洞的产物 专利主张实体(PAE)是指通过有目的地购买专利,以主张专利权利和提起专利诉讼为手段,获取高额许可费或和解费用的专利经营公司。美国联邦贸易委员会[3]将PAE界定为:“主要集中于购买和主张货币化专利,并以此对抗市场上经营性公司的专利许可公司。”美国著名学者Carl Shapiro[4]将PAE分为3种类型:①纯PAE(“Pure”PAEs),主要是指通过购买大量专利,然后专门从事专利许可并主张专利权利的上游企业。其运营方式和目的单一,如购买专利、发动诉讼或许可、获得利润;②混合型PAE(“Hybrid”PAEs),是指仅在上游技术市场从事许可业务的企业,他们自己并不制造产品,但却与下游企业有联系,大多根据下游企业利益购买专利、发动诉讼;③下游生产型企业也可能成为PAE,其既从事产品生产,又购买大量专利进行囤积,以便自身诉讼防御。可见,PAE运营行为具有如下特点:①购买专利为未来诉讼或诉讼威胁布局,本意并不为制造专利产品或促进专利转化;②主张权利、发动诉讼也并非为维护专利权益,诉讼结果并不是其关心的重点,如何通过专利诉讼或诉讼威胁谋求高额许可费或和解费才是其追求的最终目的。为何PAE具有如此强大的诉讼能力,且热衷于通过诉讼获取营利收入?事实上,PAEs之所以采用以发动诉讼为核心的运营模式,是因为其利用了美国专利制度的漏洞。 (1)美国专利授权制度固有缺陷为PAE获得和解赔偿增加了谈判筹码。 根据美国《专利法》第101、102、103条的规定:“任何新的和有用的改进,都可以获得一项专利,在特定情况下,一项新的、有用的以及对现有技术的一个微小的改进都能够满足新颖性、实用性和非显而易见性要件[5]。”这意味着,在美国获得专利授权的条件并不高,这直接导致美国专利申请数量激增,由此加重了专利审查任务,降低了专利审查质量。尤其是随着现代技术的日益复杂,增加了评估特定专利权利范围及有效性难度,导致很多低质量或无效专利出现。此外,专利申请者在其权利要求书中使用含糊性描述,尤其是商业方法专利、软件专利权利要求书中多为功能性描述,导致专利权利范围不确定,专利使用者、尤其是产品制造者要判断自己是否构成侵权变得十分困难,这也是PAE滥诉多发生在通信领域的一个重要原因。一方面,市场上授权专利激增,为PAE选购专利提供了市场;另一方面,专利权利界定不确定使得当PAE对经营性企业提

参考文献

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